處理審查意見通知書之經(jīng)驗(yàn)分享-文庫吧

【正文】 例 52：大霧朦朧，很難看清到底是什么動(dòng)物，但只要露出象鼻子，人們就能知道它是一只大象，而無需看到其全身。例 53：競(jìng)猜節(jié)目，主持人只需提示幾句，參與者就能猜中，而無需主持人說完全部的提示語。例 54：春節(jié)時(shí)， YUA給我發(fā)短信，但未注明是誰，我能猜出來。19養(yǎng)成好習(xí)慣，提高效率? 做 ments時(shí)，搭建好框架，分清重要問題和次要問題，把精力集中于解決重要問題，對(duì)于客戶仰仗我們 expertise or best judgment的問題，把中文直接修改好。? 收到 instruction后，立即入卷，馬上花幾分鐘看看instruction是不是可行。如果 inplete、有新增claims、指示明顯不對(duì)頭等情形，要立即寫信給客戶，起到應(yīng)有的提示作用，因?yàn)槲覀兪菍I(yè)人士，不僅僅是 messenger。 20避免講錯(cuò)話? 從不同方面爭辯，但不能說錯(cuò)話，以防禁止反悔。 –審查員經(jīng)常說錯(cuò)話，客戶偶爾也會(huì)說錯(cuò)話，但我們不能。 –對(duì)于審查意見，要一針見血地指出 the point。–刪除 claims時(shí)，不要啰嗦太多；評(píng)價(jià)本發(fā)明和對(duì)比文件，要從自己的角度出發(fā)，慎用審查員的話。21審查員的慣用手法? 虛張聲勢(shì)? 盲人摸象，斷章取義? 指鹿為馬，偷換概念? 事后諸葛亮，一切皆是公知常識(shí)? 牽強(qiáng)附會(huì)? 變色龍? 無中生有，無事生非? 邏輯混亂，法律適用錯(cuò)誤? 拋磚引玉? 信口開河，不知所云? 我們的目標(biāo)：見招拆招，見鬼殺鬼。22對(duì) OA的基本要求? 全面覆蓋， ments and response要針對(duì) OA提出的各個(gè) rejections做 itembyitem的分析，一個(gè)也不能少，要避免：– 有的 claims被指不清楚、不支持，漏分析，既未 argue也未修改– 存儲(chǔ)介質(zhì) claims已建議客戶刪除，客戶也同意了，而在response中卻忘了刪除– 忘了修改發(fā)明名稱、摘要或 summary? 條理清晰，主次分明，重點(diǎn)突出– 搭好框架– Clear and to the point23對(duì) OA的基本要求? 立場(chǎng)鮮明– 爭辯就是爭辯，修改就是修改，不能前后矛盾。– 但可以先分析，再說，為了進(jìn)一步突出發(fā)明點(diǎn)，而作slight change? 有理有據(jù)– 反例：泛泛而談，不著邊際，不能自圓其說? 不講錯(cuò)話– 反例：保護(hù)范圍相同，得出一個(gè)范圍大，一個(gè)范圍小– 反例：用 33條的語氣談?wù)?、 ? 準(zhǔn)確流暢– 語言通順，沒有錯(cuò)別字24 代理人和審查員的思維方式不同? 審查行為必須合法，而我們確保自己行為不違法即可? 對(duì)于我們來說，法律沒有明確禁止的，我們?nèi)プ鼍筒贿`法；但對(duì)于審查員來說，法律明確規(guī)定的，他才能做，法律沒有明確規(guī)定的，他就不能做，否則就違法? 審查指南和操作規(guī)程是約束審查員的操作手冊(cè)，但對(duì)申請(qǐng)人不一定有約束力（單一性問題；外觀優(yōu)先權(quán)問題），分析審查意見的依據(jù)是專利法與細(xì)則，而非指南，更非操作規(guī)程25知己知彼，百戰(zhàn)不殆? 審查員的工作量比較飽滿，無法像代理人一樣深入研究本發(fā)明和對(duì)比文件，所以，常常下很牽強(qiáng)的結(jié)論（例如，相當(dāng)于、必然等等），有時(shí)還恐嚇申請(qǐng)人，例如，不具有授權(quán)前景、將被視為撤回等等。? 專利局的結(jié)案算法，決定了審查員無心戀戰(zhàn)，不敢跟我們死磕到底。一般進(jìn)入四通、五通之后，審查員就很難有耐心了，也就不能過于細(xì)致了。? 審查員很少自行檢索，一般都是先看外國的 file history，然后提出類似的新穎性創(chuàng)造性問題（常把很多從屬權(quán)利要求的特征當(dāng)做公知常識(shí)），再提出其他問題（如不支持、不清楚等）。26常見形態(tài)：馬虎大意? 例 1：意見陳述書中明明說了刪除權(quán)利要求 1520，但替換頁中卻沒有刪除。? 例 2：審查意見通知書中除了創(chuàng)造性外還涉及不支持、不清楚等問題，提供 ments或答 OA時(shí)僅僅評(píng)述創(chuàng)造性，而忘了其他問題。? 例 3：說明書或權(quán)利要求書的頁碼標(biāo)錯(cuò)，替換頁多了或少了內(nèi)容。27常見形態(tài)：馬虎大意? 例 4：有權(quán)利要求的增減，但卻沒有對(duì)修改后的權(quán)利要求進(jìn)行重新編號(hào)，或者對(duì)權(quán)利要求的重新編號(hào)出錯(cuò)。? 例 5：不懂逗號(hào)和句號(hào)的區(qū)別，有時(shí)一項(xiàng)權(quán)利要求中有多個(gè)句號(hào)，有時(shí)一項(xiàng)權(quán)利要求的結(jié)尾是逗號(hào)。? 例 6：中英文權(quán)利要求不對(duì)應(yīng)，英文中有的句子在中文中忘了翻譯，或者出現(xiàn)在中文中的句子在沒有英文中沒有記載。28常見形態(tài)：馬虎大意? 例 7：審查意見通知書指出權(quán)利要求和發(fā)明內(nèi)容的修改超范圍，答 OA時(shí)只對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行了修改，而沒有修改發(fā)明內(nèi)容；審查意見通知書明明指出了發(fā)明名稱有問題， ments or response時(shí)卻視而不見。? 例 8：對(duì)多處錯(cuò)誤的地方的修改往往會(huì)丟掉一兩處。? 例 9：權(quán)利要求書或說明書的修改用錯(cuò)了版本。29常見形態(tài)：自相矛盾? 先說不同意審查員的意見，但又不解釋為什么不同意，只有斷言審查員的意見 groundless；最后又建議客戶按照審查員的意見去修改。? 例 1：審查員指出 “所述 A和 B包括所述 C和 D”存在多種解釋，因而不清楚。有的人先開門見山來一句 we disagree，而后給客戶的建議卻是按照審查員的意見，修改成其中之一的形式。30常見形態(tài)：自相矛盾? 例 2：審查員指出兩項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍相同。有的人先表示同意并建議客戶刪除一項(xiàng)，然后又分析得出其中一項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍大于另一項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍，故建議客戶刪除保護(hù)范圍小的那一項(xiàng)權(quán)利要求。? Note：兩項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍相同，會(huì)存在不簡潔的問題；但兩項(xiàng)權(quán)利要求的保護(hù)范圍一大一小或交疊，則不存在不清楚或不簡潔的問題，完全符合專利法的任何規(guī)定。例如，獨(dú)立權(quán)利要求及其從屬權(quán)利要求必然存在保護(hù)范圍一大一小的問題，兩個(gè)并列的從屬權(quán)利要求必然存在保護(hù)范圍交疊的問題，審查員能就此發(fā)難嗎？31常見形態(tài)：無的放矢? 不能理解審查員意見中指出的 “缺陷 ”，找不到爭點(diǎn)，因此，答辯時(shí)王顧左右而言他。? 例如，審查員指出：權(quán)利要求中的某一用語與說明書描寫的不一致，得不到說明書的支持；說一些宏觀的描述，避而不談?wù)f明書中的相關(guān)表述與the challenged feature of the claim in question是否一致，也不對(duì) the challenged feature of the claim in question進(jìn)行修改。32常見形態(tài)：過度抗辯? 申請(qǐng)人和代理人的一致目標(biāo)：尋求盡可能大且合適的保護(hù)范圍。? 審查員指出的問題基本上是存在的，修改起來也不會(huì)給客戶造成不利，卻仍進(jìn)行無謂的抗辯，覺得爭辯是代理人的天職，這反而會(huì)造成新的問題，在后續(xù)的 OA中，無法自圓其說。? 例如，獨(dú)立權(quán)利要求中有一個(gè)上位概念（好像是發(fā)射功率由兩個(gè)參數(shù)來確定），說明書中的一個(gè)具體實(shí)施例為發(fā)射功率 =這兩個(gè)參數(shù)相除的結(jié)果乘以一個(gè)比例因子，并且還指出，發(fā)射功率與這兩個(gè)參數(shù)相除的結(jié)果為線性關(guān)系，審查員認(rèn)為上位概念得不到支持。33常見形態(tài)：過度抗辯? 有人自己發(fā)揮，給出了一個(gè)多次方公式，號(hào)稱本領(lǐng)域技術(shù)人員能設(shè)想出各種各樣的此類公式。結(jié)果，審查員指出此公式不具有線性關(guān)系，再度指出得不到說明書支持。而此代理人居然還準(zhǔn)備再編造公式，去跟審查員爭辯。? 覆蓋范圍越大，越容易被無效掉；覆蓋范圍應(yīng)適當(dāng)，應(yīng)有 solid support from the description。34常見形態(tài)：輕描淡寫? 例 1：說明書第 9頁第 12行至第 12頁第 5行對(duì)此有明確記載，可以直接地、毫無疑義地確定出修改后的權(quán)利要求，故符合專利法第三十三條的規(guī)定。? 例 2：審查意見認(rèn)為對(duì)比文件 1公開了 rejected claim的所有特征。而代理人則粘貼上 the rejected claim和審查員關(guān)于對(duì)比文件 1的評(píng)述，直接得出結(jié)論： claim 1未被對(duì)比文件 1公開。35常見形態(tài)：一籌莫展? 面對(duì)審查意見，給不出應(yīng)對(duì)方案，也給不出合理解釋，建議客戶放棄，或者告訴客戶本案無法得到授權(quán)。? 永遠(yuǎn)不能讓客戶